聲明：

1.本文僅限于對煙草海外專利訴訟課題的理解和探討。

2.本文僅供產業研究者閱讀，請勿向產業外人士以及未成年人轉發。

3.本文提及的各項方針政策、法律法規，請以官方發布為準。

作者：宋楚嬌

編輯：駱 ?峰

設計：行至已裂

恒信科技被訴侵權，起訴方動機耐人尋味

美國時間3月12日，英國企業ZANOPRIMA LIFESCIENCES, LTD在美國發起對中國電子煙生產廠家恒信國際（美國）發起訴訟，理由是后者侵犯其專利合成尼古丁催化技術專利（專利號：US10913962）。

圖注：煙堿合成核心方法圖片來自：ZANOPRIMA LIFESCIENCES 公司的合成尼古丁專利

英國ZANOPRIMA LIFESCIENCES公司的核心起訴點是：生產合成尼古丁時需要用一種酶進行生物催化，訴狀中提到恒信在國內也申請了相關專利，并基于該專利推出在美國銷售的尼古丁產品，因此控訴后者可能存在侵犯知識產權行為。【兩個至上】為此咨詢了新型煙草合規及知識產權領域專家唐順良律師，唐律師仔細分析訴狀后，認為并不嚴謹，主要理由有5點：?

1、以該方法專利指控恒信尼古丁產品侵權舉證比較困難，除非ZANOPRIMA LIFESCIENCES直接通過被控尼古丁的檢測分析證明必然使用該專利方法；

2、訴狀以一份恒信中國專利作為間接證據，先說明該專利中催化酶和其專利一致，從而推出美國銷售的尼古丁由該方法所制，這一專利并無法采用該專利所制，如果在國內法院難以被認可，其購買和通過網絡搜索的其他證據，均無法證明侵權；

3、ZANOPRIMA LIFESCIENCES選擇的管轄法院并不合理，這家法院在美國專利訴訟中的聲譽并不太好，是美國專利流氓熱衷的管轄法院，代理律師在這家法院代理的指控特別多，本案唯一被告“恒信國際”，原告非常牽強的引用個別判例認為該法院具有關系管轄權。

4、該專利申請時間較晚，穩定性存疑，尼古丁合成現有技術中，諸多專利中公開的催化酶和去甲基方法和該專利較為接近，可以采取無效抗辯策略反擊。

5、整個訴狀行文風格站在道德至高點，對恒信的各種銷售行為進行陳列，但侵權技術比對的證據及理由寥寥數語。

據了解，英國ZANOPRIMA LIFESCIENCES公司成立于2014年，網上對于此公司的新聞報道幾乎沒有，無法獲知其經營狀況。3月15日，美國總統拜登簽署了HR2471號法案，明確將合成尼古丁產品納入煙草制品由FDA進行管轄，4月14日正式生效，失去了“政策紅利”的合成尼古丁，其市場能持續多久？司法成本高達百萬美元級別的專利相關案件，其周期通常也要1-2年，產品前途未卜之際發起相關知識產權訴訟，動機也耐人尋味。

中國電子煙企業在美國專利訴訟上吃過不少虧，近年開始成功反制

近年來，隨著中國電子煙產品暢銷全球，中國電子煙企業被卷入的海外訴訟也越來越多，其中影響最大的是根據《美國1930年關稅法》第337節發起的 “337調查”。美國電子煙品牌JUUL曾于2018年10月、11月和2021年7月共三次發起337調查，分別涉及6家、5家和7家中國電子煙企業。前兩次的審查結果中，涉案的中國電子煙企業均沒有勝訴案例，要么缺席（不應訴），要么達成和解協議，不但耗費精力財力，也影響了中國電子煙產品在美國的銷售。

但有來也有往，中國電子煙企業思摩爾早在2019年就針對海外電商平臺存在的知識產權侵權行為，在美國聯邦地區法院提出兩起訴訟并勝訴，獲得總計超過900萬美元的賠償。去年10月，思摩爾再次在美國引用337調查，指控美國、加拿大等地共38家企業及個人侵犯其專利及商標權，請求ITC發布排除令和禁止令。一旦調查認為侵權成立，這些企業在美進行銷售的侵權產品就會被禁止。

還有不少積極的案例，如某中國加熱不燃燒本草企業收到日本某公司指控，宣稱出口煙支結構侵犯專利。通過分析此日本公司的專利布局特點，發現保護范圍大到不應該授權的程度，且該日本公司不生產任何產品，因此中國企業堅決反擊，對這些專利提出了無效宣告。

全球范圍內開始警惕電子煙巨頭的“專利壟斷”

近年來，各國專利局注意到了電子煙領域的專利趨勢，中國、韓國等專利在近幾年提高了審查標準，很多電子煙新型煙草相關專利，尤其PCT專利，所獲得的保護范圍都比歐洲專利局授權的專利范圍都要窄，一些在歐洲專利局授權的專利，在中國、韓國、日本等國家都被駁回。

以國際煙草巨頭菲莫國際為例，其主要專利布局在加熱不燃燒領域，這些年在全球各地不斷發起專利訴訟，其中包括于2018年在中國發起多起訴訟，通過查詢國內生效裁判文書的分析，菲莫在中國的知識產權訴訟并不順利，訴訟成本高，收效也不是太好。并且，早于2015年開始，菲莫國際在中國就遭遇了批量的核心專利無效，這是一種先發制人的策略。?

圖注：菲莫煙草核心專利在中國接連遭遇無效宣告圖片來源：國家知識產權局專利復審部口審公告

海外新型煙草專利并非無懈可擊

唐律師表示，在遇到海外專利阻擊時，只需冷靜分析，要沖破封鎖并不難，例如某加熱不燃燒產品案例中，經銷商致函國內企業，認為可能侵犯某國際大煙草公司專利，遲遲不敢下訂單，于是這家企業委托唐律師團隊對該專利進行分析，隨即在歐洲專利局異議期提起無效宣告，在無效過程中，此國際煙草公司放棄了大部分國家的專利繳費——反映的結果是，部分國際煙草公司的專利穩定性并不強，創造性程度不高，并不難攻破。

圖注：美國電子煙涉訴專利檢索分析

“縱觀海外新型煙草專利，真正原創性較高且應用于產品獲得競爭力的專利其實并不多”，唐律師表示，“即便菲莫煙草和英美煙草兩巨頭之間的專利技術點，也常被法庭質疑，菲莫煙草去年被ITC裁定侵權禁入美國后，在德國以EP2282649專利反擊英美煙草，也并未獲勝，被法院判不侵權。大公司尚且如此，一些小公司、甚至是專利流氓公司，某些專利并不以實際實用為目的，而是為收取中國企業出口保護費而準備。”

此外，唐律師還提供了電子煙出口可能涉訴的主要國家專利訴訟特點的整理分析，在實際案件中，可以根據各地法規特點，通過合理方法為自己爭取策略、時間、成本優勢，更好地應對各類訴訟案件。

圖注：部分國家專利審理特點（成本預估僅供參考，以實際案例為準）?